LA DECHEANCE DE MARQUE
/ Décembre 2021 /
La marque permet au consommateur d’identifier des produits ou des services, celle-ci revêt donc d’une grande importance devant la multitude des produits ou services offerts au consommateur, cela lui permet de choisir rapidement son produit ou service.
La marque est alors un atout pour le commerçant, c’est pourquoi le droit français protège la marque. Cependant, une fois la marque protégée, le titulaire de la marque peut voir ses droits déchus par la procédure de déchéance.
La fin de protection d’une marque peut avoir lieu pour cause de non-renouvellement de la marque. La déchéance de la marque peut donc se voir comme une mort prématurée de celle-ci. Il faut savoir que la marque nait de l’intellect d’une personne ou d’un groupe. Elle est recherchée et joue un rôle essentiel auprès des clients.
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Il est possible d’avoir une idée lumineuse ou encore de trouver le logo parfait pour notre produit ou nos services mais être dans l’impossibilité d’en faire sa marque car cette dernière serait déjà utilisée. Cela n’étonne personne car ce sont les règles en matière de protection ; le premier arrivé sera le premier protégé. Cependant, cette logique pose problème lorsque la marque en question n’est pas utilisée, exploitée par son titulaire.
La question de la déchéance de la marque se pose alors. De plus, il savoir ce qui advient lorsqu’une marque devient un mot de notre vocabulaire. La fonction de distinction de la marque n’étant pas respectée, peut-on continuer à faire valoir son droit ?
La marque est selon le nouvel article L711-1 du Code de la Propriété intellectuelle (CPI) « est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». En droit de la marque français, il est nécessaire afin que celle-ci soit protégée de l’enregistrer, contrairement au droit d’auteur où la protection naît en même temps que l’œuvre.
Le législateur européen a alors mis en place des conditions d’enregistrement de la marque. L’entrée en vigueur de la Directive du 16 décembre 2015 (2015/2436 UE) a marqué la suppression du critère préalable de la représentation graphique à l’enregistrement de la marque. Cette exigence de représentation graphique constituait un obstacle à l’enregistrement des marques olfactives et gustatives dans la mesure où elle nécessitait la présence « de figures, de lignes ou de caractères ». (1)
La question de la déchéance de la marque se pose donc beaucoup plus fréquemment que nous le pensons. Faut-il voir la déchéance de la marque comme une punition ou comme un moyen de favoriser les marques à travers de l’innovation ou leur exploitation ? La question de la déchéance de marque n’est dès lors pas évidente, ce qui justifie son étude.
La marque est selon l’article L711-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) « un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ». En droit de la marque français, il est nécessaire afin que celle-ci soit protégée de l’enregistrer, contrairement au droit d’auteur où la protection nait en même temps que l’œuvre. Le législateur européen a alors mis en place des conditions d’enregistrement de la marque. C’est ainsi que pour être enregistrée une marque, doit tout d’abord être susceptible de représentation graphique, la représentation doit être claire, précise et complète. Les odeurs sont pour le moment considérées comme n’étant pas assez précises pour prétendre à une protection.
Il faut encore que la marque soit susceptible de répondre à sa fonction, c'est-à-dire permettre l’identification d’un produit ou d’un service. C'est pourquoi la marque doit correspondre à un signe distinctif ce qui exclut les signes usuels ou descriptifs. On parle alors de la distinctivité de la marque , celle-ci est appréciée en prenant en compte la marque dans son ensemble.
Pour être protégée, il faut encore que la marque soit disponible, l’article L711-3 du CPI énonce à cette fin que l’enregistrement de la marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France tels qu’une marque déposée antérieurement sur le même territoire pour le même produit ou service, une marque renommée, une dénomination sociale, une appellation d’origine, un nom de domaine, le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale ou le nom d’une entité publique si un risque de confusion dans l’esprit est potentiel (2) .
Il faut enfin que le signe soit licite.
Une fois ces conditions remplies la marque sera protégée. Mais il faut encore que la marque ne soit pas annulée, en effet lorsque la marque enregistrée est considérée comme étant descriptive ou en partie descriptive, cette partie sera alors annulée de manière rétroactive, elle sera réputée n’avoir jamais eu d’effet. De plus, il est encore possible qu’une marque fasse l’objet d’une procédure de déchéance. Deux types de déchéance peuvent intervenir : la déchéance pour dégénérescence (I) et la déchéance pour défaut d’exploitation (II). Le fait qu’une marque subisse une telle procédure est lourd de conséquences.
I. La déchéance pour dégénérescence
La marque peut tout d’abord subir une déchéance pour dégénérescence parce qu’elle est devenue une marque usuelle (A) ou bien elle est devenue trompeuse (B).
A. La marque devenue usuelle
L’article L714-6 a) du CPI énonce « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait : a) La désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ». Ainsi, le fait que le signe devienne une désignation usuelle dans le commerce du produit ou service peut conduire à la déchéance de la marque. Le caractère usuel du signe suppose alors que le signe soit devenu usuel ou générique pour les produits ou services désignés par la marque, et cela, quelle que soit la date du dépôt de la marque. Le signe est alors considéré comme étant entré dans le langage courant. C’est ainsi qu’un certain nombre de marques sont devenues victimes de leur succès, elles deviennent alors notoires, et tellement notoires qu’elles deviennent un nom commun. Les premiers arrêts qui ont été rendus en France dans ce domaine datent des années 1960, tel a été le cas de la marque Frigidaire, Kleenex, ou encore Tipex.
Il faut noter que cette procédure n’est pas seulement réservée aux formes verbales puisqu’elle peut frapper une marque constituée d’une couleur.
L’article du CPI énonce encore qu’il faut que la marque devienne usuelle « de son fait », or généralement il apparait que ce n’est pas du fait du titulaire de la marque que celle-ci devient usuelle, mais du fait du public. La plupart du temps ce qui sera reproché au titulaire de la marque c’est sa passivité. Le fait d’être passif lorsque la marque devient usuelle permet d’engager une action en dégénérescence. Il est alors essentiel que le titulaire de la marque combatte cet usage par tous moyens. C’est pourquoi le titulaire devra engager de nombreuses actions en contrefaçon afin de démontrer son absence de passivité face à l’utilisation de sa marque.
La dégénérescence de la marque peut aussi provenir d’une marque trompeuse.
B. La marque trompeuse
L’article L714-6 du CPI énonce dans son b) qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d'une marque devenue de son fait : « Propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ». Ainsi lorsque la marque tend à induire en erreur le consommateur celle-ci peut être déchue.
Souvent lors de l’enregistrement de la marque celle-ci n’était pas trompeuse, c’est en raison de son exploitation qu’elle est devenue trompeuse. C’est ainsi qu’une marque pourra être considérée comme trompeuse lorsqu’elle fait référence à des caractéristiques, qualités, provenance géographique des produits ou services visés dans l’enregistrement, alors même que ces produits ou services n’en sont pas dotés.
Cependant, la déchéance est rarement prononcée sur ce terrain, en effet, on préfèrera opter pour la nullité de la marque pour déceptivité.
La déchéance peut encore être prononcée suite à un défaut d’exploitation de la marque par le titulaire de celle-ci.
II. La déchéance pour défaut d’exploitation
Pour prononcer la déchéance de la marque pour défaut d’exploitation il y a certaines conditions à remplir (A), de plus les effets de la déchéance ne sont pas les mêmes que pour une annulation, de même concernant la procédure (B).
A. Les conditions de la déchéance pour défaut d’exploitation
Pour engager une action en déchéance de la marque pour défaut d’exploitation , il faut tout d’abord être en présence d’un défaut d’exploitation de la marque, celui-ci doit être d’une durée de cinq ans. Ainsi, lorsque la marque n’a jamais été exploitée le point de départ du délai débute à l’enregistrement de la marque et non pas à la date du dépôt de celle-ci.
Mais lorsque la marque a déjà été exploitée alors le point de départ du délai de cinq ans, correspond au jour du dernier acte d’exploitation de la marque en question. Le législateur a estimé que la protection accordée par le droit de marque n’était plus justifiée lorsque la marque n’est pas exploitée. Ainsi, la déchéance est encourue lorsqu’un délai de cinq ans sans exploitation de la marque est atteint. Ce délai a pu être considéré parfois par les auteurs comme étant une durée relativement longue, en effet, est il nécessaire de disposer de cinq années pour utiliser effectivement sa marque ?
Il faut de plus préciser que la cession de la marque et le renouvellement de l’enregistrement n’ont bien évidemment aucune incidence sur le délai, ceux-ci ne peuvent pas être considérés comme étant des actes d’exploitation de la marque, sinon la marque ne pourrait jamais être déchue.
L’article L714-5 du CPI énonce qu’« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’État. »
En outre, le Règlement (UE) N° 2017/1001, dans son article 58, dispose que : « Le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits […] si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée ». (3)
Il est nécessaire pour que l’action en déchéance aboutisse d’avoir une absence d’usage durant cinq années. Par l’usage à titre de marque il faut entendre l’usage dans la vie des affaires, pour identifier ou promouvoir des produits ou services.
Grâce à l’arrêt rendu par la Cour de Justice le 11 mars 2003 dit Arsenal, la définition de l’usage a été précisée ainsi selon la cour l’usage correspond à « un usage conforme à la fonction essentielle de la marque » ce qui « suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée » c'est-à-dire « une utilisation portant sur des produits ou services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle notamment dans le cadre de campagnes publicitaires est imminente ».
Ainsi, par usage il faut entendre une réelle utilisation de la marque dans un cadre commercial pour identifier des produits ou services, et le seul fait d’utiliser la marque au sein de l’entreprise ne suffit pas, il faut une réelle utilisation commerciale. Cependant, lorsque les produits ou services ne sont pas encore commercialisés, le titulaire de la marque peut échapper à la déchéance, lorsque la commercialisation est imminente.
Il est alors nécessaire que l’usage de la marque soit sérieux, c'est-à-dire qu’il faut qu’il soit important et adapté aux produits et services de la marque, il faut encore que cet usage soit conforme à l’usage de la marque c'est-à-dire pour identifier les produits ou services, et enfin il est nécessaire que le signe utilisé soit celui qui est enregistré.
Le signe utilisé doit alors correspondre à celui qui est enregistré, cependant il s’est posé une question lorsque le signe utilisé varie légèrement de celui qui a été enregistré, l’usage de ce signe légèrement différent vaut-il usage du signe enregistré ? La jurisprudence n’a pas toujours été claire sur ce point, en effet, en 1992 la jurisprudence a estimé que l’usage de la marque légèrement différente ne valait pas l’usage de la marque enregistrée, mais en 2006 on a assisté à un revirement, puisque les juges ont pu considérer au contraire que l’usage de la marque légèrement différente vaut usage de la marque enregistrée, ce qui permettait alors d’éviter la déchéance de la marque enregistrée.
C’est alors la Cour de Justice qui a tranché la question, elle a considéré que l’usage d’une marque enregistrée ne peut valoir l’usage d’une autre marque. Elle rejette alors la dernière position jurisprudentielle. Donc, l’usage d’une marque légèrement différente de la marque enregistrée ne vaut plus usage de la marque enregistrée, cela risque alors de faire perdre l’antériorité de la marque enregistrée au titulaire de la marque qui aurait voulu modifier ou faire évoluer sa marque.
Il faut de plus observer que la déchéance peut être seulement partielle, en effet il n’est pas rare que lors du dépôt la marque ait été déposée pour une large variété de produits ou services, ainsi la déchéance pourra concerner qu’une partie de l’enregistrement.
La déchéance produit des effets différents par rapport à l’annulation de la marque, d’ailleurs la procédure de déchéance est un peu particulière (B).
B. La procédure et les effets de la déchéance
Pour obtenir la déchéance de la marque, il faudra tout d’abord faire une demande en déchéance, puisque cette mesure n’est pas automatique. De plus, il faudra avoir un intérêt à agir, cela suppose donc une gêne concrète pour le demandeur, ou bien cette mesure pourra intervenir par le biais d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon contre le demandeur à l’action en déchéance.
C’est alors au titulaire de la marque de démontrer qu’il y a eu un usage, d’en apporter la preuve , en effet, il serait trop compliqué pour le demandeur à l’action de démontrer qu’il n’y a pas eu d’usage de la part du titulaire de la marque, et cela que ce soit dans le cadre d’une action au principal ou reconventionnelle.
Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, le 1er avril 2020 de la nouvelle procédure en nullité de la marque devant l’Institut National de la Propriété industrielle avec la loi PACTE qui a transposé la directive (UE) 2015/2436 dite la directive « Paquet Marques », la nécessité de justifier l’intérêt d’agir est écarté dès lors que la demande est fondée sur un motif absolu de nullité.
Une demande en nullité d’une marque, pour l’un des motifs absolus prévus à l’article L.711-2 du Code de la Propriété intellectuelle, relève désormais de la compétence exclusive de l’INPI en vertu de l’article L.716-5 du CPI.
De surcroît, une demande en nullité fondée sur l’un des motifs relatifs de nullités énoncés à l’article L.711-3 du CPI, notamment une marque antérieure enregistrée, une dénomination ou raison sociale, une marque renommée, un nom commercial, une indication géographique protégée, le nom, l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale, une enseigne ou un nom de domaine, relève également de la compétence exclusive de l’INPI. Il convient de rappeler qu’une décision rendue par l’INPI peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel relevant du domicile du requérant.
Cela étant, s’agissant de la déchéance d’une marque de l’Union européenne, celle-ci relève de la compétence de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Le dépôt d’une demande en déchéance se fait par le biais du remplissage d’un formulaire. (4)
D’ailleurs, il faut encore ajouter que le titulaire de la marque peut éviter la déchéance en présence de justes motifs. Ainsi lorsque le titulaire a connu des circonstances, des obstacles qui ont empêché l’usage de la marque contrairement à sa volonté, alors celui-ci ne peut encourir la déchéance.
La déchéance pour défaut d’exploitation de la marque entraine l’annulation de la marque, mais contrairement à l’annulation, la marque n’est pas annulée pour l’avenir. La procédure de déchéance n’a pas de caractère rétroactif. Ainsi, la marque qui a subi la déchéance sera annulée à partir du délai de cinq ans.
En conclusion, il faut que le titulaire de la marque veille à ce qu’un usage soit réalisé au minimum tous les cinq ans afin d’éviter une procédure en déchéance. Mais, il faut souligner que cette procédure en déchéance n’est pas automatique, donc même si le titulaire d’une marque n’exploite pas sa marque pendant plus de cinq ans, si personne n’agit, alors il conservera sa marque.
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Sources :
(1) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2436
(2) : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069414/
(3) : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1001&from=FR
(4) : https://euipo.europa.eu/ohimportal/fr/invalidity-and-revocation
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