SIMILITUDE DE MARQUES
/ Février 2022 /
L’appréciation du risque de confusion suppose la comparaison des signes en conflit, ceux-ci pouvant être identiques, similaires – à un degré faible, moyen ou fort – ou différents (1).
L’article L. 713-2 sanctionne l’usage réalisé par un tiers dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire au signe protégé, pour des produits identiques ou similaires et sans le consentement du titulaire (2). Une distinction s’opère ici entre deux hypothèses :
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– la double identité : il s’agit du cas dans lequel le signe litigieux est identique à la marque protégée (première identité) et qu’il désigne des produits et services identiques à ceux désignés par cette dernière (seconde identité). La Cour de justice a défini l’identité (CJCE 20 mars 2002, LTJ Diffusion : V. Dir. 2008/95/CE du 22 oct. 2008, art. 4, notes 1 à 4, App., 2e partie, Marques) comme concernant un signe qui « reproduit sans modification ni ajout tous les éléments de la marque ou qui, considéré dans son ensemble, recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ».
– la similitude (hors double identité) : il est question de l’hypothèse dans laquelle un signe identique ou similaire à la marque protégée est utilisé pour désigner des produits et services identiques ou similaires (hors double identité). Dans ce cas, devra être caractérisé un risque de confusion dans l’esprit du public (3).
Les critères qui figurent au sein de l’article sont d’origine prétorienne. La Cour de justice (CJCE 12 juin 2008, no C-533/06, O2 Holdings : V. Dir. 2008/95/CE, art. 5, note 8) avait dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée ne pouvait interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque que si quatre conditions étaient réunies :
– un usage dans la vie des affaires ;
– sans le consentement du titulaire de la marque ;
– pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
– et qui porte atteinte à une des fonctions de la marque.
Parallèlement, la condition relative à l’existence d’un risque de confusion était examinée par la Cour de justice lorsqu’il s’agissait non plus d’une double identité, mais d’une similitude. La similitude entre les signes suppose une « similitude visuelle, auditive ou conceptuelle » des marques en cause (CJCE 11 nov. 1997. – V. Dir. 2008/95/CE, art. 4, note 8).
Concernant la similitude entre les produits et services, la Cour de justice retient une approche objective qui suppose de tenir compte « de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire » (CJCE 29 sept. 1998, Canon : C-39/97, V. Dir. 2008/95/CE, art. 4).
Ainsi, permet de caractériser un risque de confusion le fait que le public puisse croire que les produits ou services identifiés par les deux signes proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (arrêt Canon, préc.). Le risque de confusion doit faire l’objet d’une « appréciation globale » (arrêt Sabel, préc.), de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (Viole l’art. L. 713-3 la Cour d’appel qui écarte le risque de confusion au vu des seules différences entre les signes sans rechercher si les ressemblances existantes ne créaient pas un risque de confusion chez un consommateur d’attention moyenne (4).
Enfin, le critère de l’usage dans la vie des affaires se trouve désormais consacré dans la norme légale. Au terme de l’arrêt Arsenal (5), la Cour de justice a énoncé que l’usage de la marque intervient dans la vie des affaires « dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ».
Ne sont donc pas concernés les usages réalisés dans le domaine privé et les usages publics qui ne poursuivent pas d’avantage économique direct ou indirect (par exemple l’usage de la marque dans un but d’information).
I. Comparaison des signes dans leur ensemble
Une marque seconde litigieuse est identique à un signe distinctif antérieur dès lors qu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant ce signe antérieur ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (6).
En cas d’absence d’identité, il importe de comparer les signes et de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit (7). L’autorité compétente doit ainsi déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et comparer les signes dans leur ensemble (8).
Le raisonnement est conforme à l’idée selon laquelle, le consommateur moyen n’ayant que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les marques, il faut se fier à l’image non parfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient donc pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à la comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble (8).
Pour autant, comme la Cour de justice l’a précisé, il est toujours possible pour l’autorité compétente de comparer les signes en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.
Ainsi, lors de la comparaison, si les signes en conflit doivent être considérés chacun dans leur ensemble, en évitant de prendre en considération un composant d’une marque complexe pour le comparer avec une autre marque, il n’est cependant pas exclu que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par un signe complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (9).
En conséquence, « il y a lieu de considérer qu’une marque complexe ne peut être considérée comme étant similaire à une autre marque, identique ou similaire à un des composants de la marque complexe que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe (encourt la cassation un arrêt qui, pour rejeter le recours formé contre la décision du directeur général de l’INPI qui refusait d’accueillir l’opposition formée par le titulaire de la marque «Brocéliande β» contre l’enregistrement de la marque «Brocéliande authentique», n’a pas recherché si le terme «Brocéliande» ne constituait pas un élément dominant dans l’impression d’ensemble produite sur le consommateur d’attention moyenne. (10).
Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci ». La solution s’inscrit dans la logique de l’appréciation globale, en ce qu’il revient toujours aux juges de comparer les signes dans leur ensemble, en prenant soin de distinguer, dans les marques constituées de plusieurs composants, d’une part, les éléments négligeables, indifférents et, d’autre part, l’élément dominant.
À défaut d’une telle analyse, la décision se doit d’être censurée par la Cour de cassation (11).
En outre, la Cour de justice a précisé que la réputation d’une marque antérieure ne devait pas être prise en compte au moment de l’examen de la similitude des signes, mais uniquement dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.
II. Détermination du composant dominant
Il peut être malaisé de déterminer le composant dominant d’une marque. S’il apparaît que les juges retiennent le plus souvent que l’élément verbal d’une marque complexe constitue son composant dominant - voire un élément faiblement distinctif (TPICE, 13 déc. 2007, aff. T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387 ; Trib. UE, 28 janv. 2014, aff. T-216/11, Imperia, EU:T:2014:34) ou descriptif pouvant constituer l’élément dominant d’une marque (CJUE, 8 nov. 2016, aff. C-43/15 P, Compressor technology c/ Kompressor, EU:C:2016:837), ce qui a conduit à une surprotection des marques faiblement distinctives (cf. sur la question : J. Monteiro, La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire, Propr. industr. 2009, no 6, étude 12 ; J. Passa, Le risque de confusion déduit d’éléments dépourvus de caractère distinctif dans la jurisprudence européenne : l’angle mort du droit des marques, Propr. intell. 2017, no 65, p. 32).
La Cour de justice semble toutefois souhaiter revenir sur cette jurisprudence peu orthodoxe en ayant affirmé, dans arrêt en date du 18 juin 2020, que : « lorsque la marque antérieure et le signe dont l’enregistrement est demandé coïncident dans un élément de caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, l’appréciation globale du risque de confusion […] n’aboutit fréquemment pas au constat de l’existence de ce risque » (12).
En outre, si la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est pas non plus exclu que la marque antérieure conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant (13), c’est-à-dire qu’elle ne perd, dans le signe contesté, ni son individualité ni ses pouvoirs attractifs.
Dans une telle situation, il est également probable que l’impression d’ensemble produite par le signe composé conduise le public à croire que les produits ou services en cause proviennent d’entreprises liées économiquement.
La solution s’explique par la volonté de la Cour de justice d’éviter qu’une marque antérieure soit usurpée par un tiers en masquant la reproduction de celle-ci par l’adjonction du nom d’une société (comme c’était le cas dans l’affaire Medion précitée) ou d’un quelconque signe renommé.
III. Comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle
L’autorité compétente doit ainsi déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et comparer les signes dans leur ensemble (14). Pour ce faire, il convient de tenir compte non selon des similitudes entre les signes, mais aussi des différences.
La similitude visuelle consiste en une similitude dans la construction, pour les marques verbales (cf. : Trib. UE, 13 juin 2012, aff. T-342/10, EU:T:2012:290, Medinette c/ Mesilette – dégré moyen de similitude visuelle ; TPICE, 17 nov. 2005, aff. T-154/03, EU:T:2005:401, Artex c/ Alrex – degré très élevé de similitude visuelle) ou la présentation, pour les marques figuratives (TPICE, 14 déc. 2006, aff. T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397).
La similitude phonétique consiste dans une similitude dans la prononciation des marques en conflit. Il convient alors de tenir compte de l’impression phonétique d’ensemble, influencée par le nombre de syllabes, leur séquence et leur intonation particulière (Trib. UE, 14 janv. 2015, aff. T-195/13, EU:T:2015:6, Camea c/ Balea (similitude phonétiques faible).
La similitude conceptuelle – ou intellectuelle – implique que les signes en conflit renvoient à des concepts ou contenus sémantiques identiques ou analogues (L’appréciation de la similitude visuelle ou conceptuelle entre les marques en présence doit s’effectuer entre les signes tels qu’ils ont été déposés indépendamment de l’exploitation qui en est faite (15).
Les différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure des similitudes visuelles et phonétiques entre des marques en conflit si au moins une des marques en cause a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement (16).
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