CONTREFACON : L'AFFAIRE
Pour permettre l’identification sur l’internet, les noms de domaine ont fait leur apparition, or les noms de domaines obéissent à la règle du « premier arrivé, premier servi ». C’est ainsi que l’on a pu voir apparaitre le cybersquatting, le typosquatting, et tout autre procédés qui permettent de profiter de l’attraction que peut avoir un nom de domaine. Ainsi comme peut l’être une marque, un nom de domaine peut être contrefait.
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La question de la contrefaçon de noms de domaine est de plus en plus actuelle, tant le phénomène de multiplication de sites sur internet ne cesse d’évoluer. Il n’est donc pas impossible de voir des sites qui font penser à ce que nous recherchons, mais qui n’ont, par exemple, aucun lien avec la marque que nous recherchions. La contrefaçon de nom de domaine se trouve donc comme étant bénéfique pour le cyber squatteur. Néanmoins, lorsque la contrefaçon ou le vol d’un nom de domaine est avéré, cette situation doit impérativement être réglée.
En effet, il faut savoir que la contrefaçon et les noms de domaine se couplent plus souvent que nous pouvons le penser. Notons que la contrefaçon se définit comme la reproduction, l’imitation ou l’utilisation totale ou partielle d’une marque, d’un dessin, d’un brevet, d’un logiciel ou d’un droit d’auteur, sans l’autorisation de son titulaire, en affirmant ou laissant présumer que la copie est authentique.
Le couple contrefaçon et noms de domaine implique donc la mise en œuvre de techniques conduisant à une confusion dans l’esprit du consommateur concernant des marques et leurs produits en ligne. Étant contraire au respect des signes distinctifs d’opérateurs commerciaux, la contrefaçon doit être activement combattue. Cette question a donc été abordée dans l’arrêt que nous allons étudier.
Le développement des activités commerciales sur le Net est exponentiel, les entreprises réservant de plus en plus leurs Noms Commercial et(ou) leurs Marques comme noms de domaine pour pouvoir être présentes sur ce nouveau média qu’est Internet. La conséquence directe est que les noms de domaine font désormais partie intégrante des moyens d’identification, de communication et de publicité de nombreuses entreprises.
Or, les Noms de domaine obéissent tous à la règle du «Premier arrivé, Premier servi »; qui résulte de la technicité même du réseau Internet. Ainsi, il est impossible pour deux sociétés d’obtenir un même nom de domaine pour une même extension ( .com .fr etc...).
Bien sur, des frictions apparaissent et l’on pense de suite aux pratiques de cybersquatting , des personnes, agissant de mauvaise foi, profitent de l’absence de contrôle préalable pour l’attribution des noms de domaine sur des extensions dites «ouvertes »pour enregistrer délibérément des Marques Notoires ou encore des Noms Patronymiques célèbres dans l’unique but de les revendre au prix fort aux propriétaires légitimes, ou de les rendre indisponibles pour le concurrent, voire d’obtenir un trafic plus conséquent sur le site ainsi nommé.
Les Noms de domaine ayant une extension ouverte sont ceux dont l’attribution ne nécessite la fourniture d’aucun justificatif ( .com .net . org ... ) par opposition aux Noms de domaine ayant une extension fermée qui eux font l’objet d’un contrôle a priori ( .fr , .pro ...)
Toutefois, dans l’affaire Distrib, il n’y avait ni mauvaise foi, ni cybersquatting: le nom de domaine en cause était en .fr c’est à dire une extension dite «fermée »: l’attribution des noms de domaine en .fr font l’objet d’un contrôle a priori, les réservataires devant fournir un certain nombre de justificatifs démontrant leurs droits sur le nom souhaité ( Extrait Kbis, certificat de dépôt ou d’enregistrement d’une marque ...).
Ce système a l’ambition de réduire les cas d’appropriation frauduleux car seuls les titulaires légitimes de Nom peuvent obtenir le Nom de domaine correspondant.
En l’espèce, les protagonistes étaient tous deux légitimement en droit d’obtenir le Nom de domaine distrib.fr. Malheureusement, seul le plus rapide pouvait en disposer en vertu de la règle «premier arrivé , premier servi ».
C’est ainsi qu’en 1999, LA SARL Distrib a réservé, en toute bonne foi, le Nom de domaine distrib.fr pour en faire un portail destiné notamment à proposer des offres d’emploi. Or, deux ans plus tard, la société Agena 3000 réfute cette réservation par le biais d’une action en contrefaçon et souhaite voir transférer ce nom de domaine à son profit. L’argument principal de cette dernière société tenait dans le fait qu’elle dispose d’une Marque déposée antérieurement à la réservation du nom de domaine.
Certes, cet argument avait été retenu dans l’affaire Alice par le TGI Paris, statuant le 12 mars 1998 en référé, qui avait admis que le nom de domaine alice.fr avait été réservé en fraude des droits du titulaire de la marque Alice. Toutefois, cette décision a été très rapidement infirmée en appel et le 23 mars 1999, le TGI de Paris jugeant au fond, estima qu’il était nécessaire de tenir compte du principe de spécialité.
L’affaire Distrib permet de confirmer les conditions requises pour qu’une marque non notoire puisse être opposable à la réservation du même signe en nom de domaine par un tiers à l’aide d’une action en contrefaçon.
Tout d’abord la marque doit être déposée antérieurement à la réservation du nom de domaine. Le 7 septembre 2001, le TGI de Paris a, dans l’affaire Ferrari, jugé que le titulaire de la marque n’était titulaire d’aucun droit de marque du fait que le dépôt a été effectué près de 6 mois après l’enregistrement du nom de domaine.
Dans l’affaire Distrib, l’antériorité de la marque n’a pas soulevé de difficulté, cette dernière ayant été déposée près de 6 ans avant la réservation du nom de domaine.
Ensuite, la marque ne doit pas être déchue. Rappelons qu’une marque encourt la déchéance dès lors qu’elle n’est pas exploitée pendant une période ininterrompue de 5 ans ( Art.L714-5 CPI). L’affaire Distrib apporte une précision quant à l’exploitation nécessaire pour relever la marque de la déchéance en estimant que l’utilisation de la marque au travers d’un service télématique, quand bien même ce dernier faisait état d’une activité « relativement confidentielle » suffit à caractériser l’exploitation de la marque.
Enfin, pour que l’antériorité d’une marque soit effectivement susceptible d’être retenue et puisse permettre de faire aboutir une action en contrefaçon, il est nécessaire que l’on se situe à l’intérieur de la sphère de protection accordée par la marque, c’est à dire à l’intérieur du champ de la spécialité. En dehors du champ de la spécialité, le principe du « premier arrivé, premier servi » reprend tous ses droits.
Afin de savoir si l’on se trouve à l’intérieur du champ de la spécialité, il convient de comparer les produits et services visés dans le dépôt de la Marque avec le contenu du site rattaché au nom de domaine en cause.( voir TGI Nanterre 21 janvier 2002 Sté Saveurs )
Dans l’affaire Distrib, le juge a également rappelé expressément que si la marque est reproduite pour des produits ou services similaires, il est nécessaire qu’existe un risque de confusion ( voir art.L713-3 CPI ).
En l’espèce, la SARL Distrib proposait des offres d’emploi en ligne tandis que la société Agena 3000 proposait un service de veille marketing.
Le tribunal a estimé qu’il n’y avait guère de confusion possible entre les deux activités pour un internaute moyennement éclairé.
Ce faisant, l’action en contrefaçon ne peut aboutir. La société Agena 3000, titulaire de la Marque Distrib, n’est pas fondée à obtenir la radiation ou le transfert du nom de domaine réservé par la SARL Distrib.
La règle du Premier Arrivé, Premier Servi trouve donc à s’appliquer au profit de la SARL Distrib qui peut ainsi conserver son nom de domaine.
Gageons que cette affaire Distrib refroidisse quelque peu les ardeurs de certains titulaires de marque n’ayant pas su saisir à temps l’opportunité de leur présence sur le réseau et voulant user de la justice pour rattraper leur retard.
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