FORCLUSION DE MARQUE PAR TOLERANCE

Après que le titulaire de la marque Les Galettes de Belle Isle a assigné en contrefaçon le titulaire des marques Petits Sablés de Belle-Île et Le Petit Bellilois, il est reconnu forclos en ce que la relation concurrentielle entre les parties laisse présupposer de sa connaissance des marques postérieures.

Les conditions d’exploitation de la marque Les Galettes de Belle Isle, laissant croire aux consommateurs que les produits proviennent de Belle-Île-en-Mer, alors qu’ils sont fabriqués à Belle-Isle-en-Terre, permettent d’établir que la marque est devenue trompeuse, justifiant sa déchéance et une condamnation en concurrence déloyale.

Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN.

La société Biscuiterie du Guer, devenue Les Galettes de Belle Isle, est spécialisée dans la biscuiterie bretonne. Depuis 1995, elle exploite le nom commercial Biscuiterie des Îles et est également titulaire de la marque française Les Galettes de Belle Isle, déposée le 18 mai 1995 et enregistrée sous le n° 95572564 pour désigner des « Galettes bretonnes pur beurre (gâteau artisanal) ».

La société Kerfood, anciennement La Bien Nommée, est titulaire de la marque complexe Les Biscuits Bellilois, déposée le 7 janvier 1998, enregistrée sous le n° 98712238 et régulièrement renouvelée, laquelle désigne des « Far Breton nature ; far breton aux pruneaux ; gâteau breton nature ; gâteau breton fourré ; kouign Amann ; galettes bretonnes ; Palets bretons ; brioches ; Moelleux au chocolat ; viennoiserie ; pâtisserie ; confiserie, pain ». Entre les années 2000 et 2004, elle a déposé la marque verbale La Bien Nommée et les marques complexes Biscuiterie Artisanale, Petits Sablés de Belle-Île et Le Petit Bellilois.

Besoin de l’aide d’un avocat pour un problème de contrefaçon ?

Téléphonez – nous au : 01 43 37 75 63

ou contactez – nous en cliquant sur le lien

Le 21 janvier 2011, la société Biscuiterie du Guer assigne la société Kerfood, aux motifs que les marques Petits Sablés de Belle-Île et Le Petit Bellilois constituent une contrefaçon de la marque Les Galettes de Belle Isle. Saisie du litige, la cour d’appel de Rennes se prononce dans un arrêt en date du 13 octobre 2015 (Rennes, 3e ch. com., 13 oct. 2015, n° 13/03463). Elle déclare irrecevable l’action en contrefaçon et prononce la déchéance de la marque Les Galettes de Belle Isle. Une décision bien surprenante pour cette dernière à l’initiative du litige, récemment confirmée par la Cour de cassation par l’arrêt ici commenté.

I. Appréciation de la connaissance des faits ouvrant le délai de forclusion par tolérance

L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au cas d’espèce, dispose en son quatrième alinéa qu’« est irrecevable toute action en contrefaçon d’une  marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré ». La jurisprudence considère que la connaissance de la marque seconde, nécessaire à la reconnaissance de la forclusion par tolérance, laquelle entraîne l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon, s’apprécie de façon casuistique, au regard des faits d’espèce (Paris, 17 nov. 2017, n° 16/20736).

La société Biscuiterie du Guer reproche à l’arrêt d’appel d’avoir rejeté son action en contrefaçon après que la société Kerfood ait invoqué la forclusion par tolérance à son égard. Si la marque Petits Sablés de Belle-Île a été déposée le 3 mars 2004, elle soutient qu’elle n’a découvert son existence que le 21 juin 2007.

Concernant la marque Le Petit Bellilois déposée le 29 novembre 2004, elle précise qu’elle ne connaît son existence que depuis le 4 octobre 2007. Elle en déduit qu’à la date de l’assignation, le 21 janvier 2011, il ne pouvait lui être invoqué de forclusion par tolérance.

Toutefois, il a été relevé que le gérant de la société Biscuiterie du Guer avait envoyé un courrier à la société La Bien Nommée (désormais Kerfood), en date du 30 septembre 1998, concernant le dépôt par cette dernière de la marque Les Biscuits Bellilois. La société Biscuiterie du Guer soutenait en effet qu’il pouvait exister un risque de confusion entre la marque Bellilois qu’elle prétendait détenir (même à défaut d’enregistrement en ce sens) et la marque Les Biscuits Bellilois de la société Kerfood.

Après transaction, la société Biscuiterie du Guer avait accepté de ne plus utiliser le terme Bellilois. De plus, le 30 juillet 2008, la société La Bien Nommée a porté plainte contre la société Biscuiterie du Guer pour pratiques commerciales trompeuses.

La Cour de cassation confirme la cour d’appel de Rennes en ce qu’elle déduit des faits d’espèce une connaissance réciproque des parties depuis le 30 septembre 1998 et une vigilance particulière du gérant de la société Biscuiterie du Guer à l’égard de l’activité de la société concurrente, dont le succès commercial est indéniable.

Elle en déduit donc que la forclusion par tolérance est opposable à la société Biscuiterie du Guer et que son action en contrefaçon est irrecevable.

Cette appréciation du point de départ du délai de forclusion, laquelle repose sur un faisceau d’indices, n’est pas sans rappeler un autre litige. Dans l’affaire opposant la société L’Oréal à la société Cosmetica Cabinas, les juges ont déduit des campagnes publicitaires réalisées dans les mêmes magazines et sur les mêmes salons professionnels, que la société L’Oréal avait nécessairement connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l’assignation en contrefaçon, de l’exploitation de la marque AINHOA par la société Cosmetica Cabinas.

La Cour a reconnu la connaissance de cet usage par la société L’Oréal « avec un degré de certitude suffisant » et a confirmé la forclusion par tolérance (2).

Le délai de forclusion par tolérance ne court donc pas uniquement à compter de la connaissance directe de la marque seconde. Le délai de forclusion par tolérance court aussi à compter de l’établissement de la surveillance de l’activité d’un concurrent, laquelle laisse présupposer de la connaissance des marques déposées ou exploitées depuis lors.

II. Déchéance de la marque du fait du titulaire proposant des conditionnements trompeurs

La société Kerfood forme également une demande reconventionnelle en nullité de la marque Les Galettes de Belle Isle. Elle invoque les dispositions de l’article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, selon lequel ne peut être adoptée comme marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Selon elle, la marque Les Galettes de Belle Isle serait de nature à tromper le public sur l’origine géographique des produits commercialisés, en ce qu’elle renverrait à la célèbre île de Belle-Île-en-Mer, laissant croire aux consommateurs que les produits en cause y seraient fabriqués.

Les juges écartent cette demande au motif que c’est le signe lui-même qui doit être trompeur au regard des produits désignés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, en ce qu’il désigne bien des galettes en faisant référence à la localité de Belle Isle, où le titulaire exerce son activité depuis des décennies.

À titre subsidiaire, la société Kerfood soutient que la marque Les Galettes de Belle Isle est devenue trompeuse du fait de son titulaire et de ses conditions d’exploitation. Elle invoque ainsi les dispositions de l’article L. 714-6, b), du code, qui dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque, devenue de son fait, propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance du produit ou du service. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel en ce qu’il reconnaît que la marque Les Galettes de Belle Isle déposée le 18 mai 1995 apparaît de nature à induire en erreur le public du fait des modifications intervenues dans les conditions de son exploitation.

Les juges relèvent que le gérant de la société Biscuiterie du Guer avait volontairement changé la dénomination sociale au profit de Les Galettes de Belle Isle, afin de permettre aux produits commercialisés de bénéficier de la notoriété de Belle-Île-en-Mer. En ce sens, il a multiplié les références à cette localité sur les boîtes en fer dans lesquelles sont commercialisées ses galettes.

Des photographies des lieux les plus connus de l’île accompagnées d’un panneau touristique mentionnant clairement Belle-Île-en-Mer caractérisaient ainsi les emballages, sans qu’aucune mention évidente du lieu de fabrication des produits apparaisse, sauf à retourner la boîte.

Ces circonstances laissaient croire aux consommateurs que les produits commercialisés provenaient de Belle-Île-en-Mer, dans le Morbihan, alors qu’ils étaient fabriqués à presque 200 km, à Belle-Isle-en-Terre, dans les Côtes-d’Armor. C’est ainsi que les juges déduisent que la marque Les Galettes de Belle Isle est devenue propre à induire en erreur, sur la provenance géographique des produits commercialisés. Elle prononce donc sa déchéance.

III. Concurrence déloyale résultant des conditionnements trompeurs

En première instance, la société Kerfood a obtenu réparation du préjudice moral résultant des pratiques commerciales trompeuses suscitées, en ce qu’elles ont porté atteinte à ses efforts tendant à proposer des produits naturels et de qualité.

Les juges retiennent ainsi que la société Kerfood, membre de l’Association Produit fait en Bretagne, gage de qualité des matières premières utilisées et des produits commercialisés, a souffert des actes commis par la société Biscuiterie du Guer, dont l’œuvre est de moins bonne qualité.

Sur le préjudice commercial, étant établi que la société Biscuiterie du Guer commercialise ses produits dans plusieurs boutiques de Belle-Île-en-Mer où la tromperie du consommateur est encore plus aisée, la Cour retient que si les chiffres comptables fournis ne permettent pas d’établir une baisse du chiffre d’affaires réalisé par la société Kerfood, cette activité freinait de façon évidente son développement commercial. En caractérisant ce préjudice commercial, la Biscuiterie du Guer est donc reconnue responsable d’actes de concurrence déloyale résultant de conditionnements trompeurs.
Pour lire une version adaptée aux mobiles de cet article sur la forclusion de marque, cliquez

Articles qui pourraient vous intéresser :

• COMMENT CHOISIR UN BON AVOCAT EN CONTREFAÇON
• LA CONCURRENCE DÉLOYALE PAR DÉNIGREMENT
• LA QUALIFICATION DE CONCURRENCE DÉLOYALE APPLIQUEE A l’ÉCONOMIE DE PARTAGE 

Sources :

Pierre Favilli, Juriste Marques : Marques en Bretagne : forclusion par tolérance et déchéance pour tromperie du fait du titulaire
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 février 2017, 15-26.822 15-28.260, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 juillet 2016, 14-18.540, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)